#Abmahnungen wegen Marken mit Gattungsbezeichnungen – keine gute Idee

Die Registrierung einer Marke mit Gattungsbezeichnung, d.h. mit Begriffen, die für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen nur beschreibend sind, kommt immer wieder vor, obwohl das eigentlich nach dem Markengesetz nicht vorgesehen ist und das Amt bei der Anmeldung das Bestehen absoluter Schutzhindernisse dieser Art prüfen soll. Mitunter wird aus der Marke aber auch erst nach der Eintragung mit der Zeit durch Änderungen im Sprachgebrauch eine Gattungsbezeichnung. Spätestens aber wenn der Markeninhaber die Marke gar nicht markenmäßig, sondern ebenso wie viele andere nur rein beschreibend benutzt und sich der Begriff zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt, ist klar, daß die Schutzrechtsverlängerung und Abmahnung bösgläubig erfolgt z.B. um über die eingesammelten „Vergleichsgebühren“ und Schadenersatzbeträge nicht anwaltlich beratener Opfer seines Vorgehens Einnahmen zu erzielen oder gezielt Wettbewerber zu behindern. Das kann für den Markeninhaber und Abmahner am Ende aber teuer werden oder anders ausgedrückt „nach hinten losgehen“.

Ärgerlich ist es zwar zunächst für die Abgemahnten, die sich – ggfs. mit anwaltlichem Rat – zur Wehr setzen müssen, um sich erfolgreich zur Wehr zu setzen und nicht vom Regen in die Traufe zu kommen. Aber als Abgemahnter hat man die Möglichkeit, einen Löschungsantrag beim Markenamt zu stellen, der zu begründen ist. Wenn andere das bereits gemacht haben, wird das auch nach ca. 1 Monat im Markenregister veröffentlicht. Für den Antrag verlangt das DPMA zwar Gebühren (400 Euro bei Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse und 100 Euro bei Verfall nach § 49 MarkenG), aber in begründeten Fällen wird das Markenamt nach § 63 Abs. 1 MarkenG in Fällen der bösgläubigen Markenanmeldung bzw. gezielter Behinderung des Wettbewerbs mit mißbräuchlich zu Unrecht eingetragener Marken dem Markeninhaber die Kosten des Verfahrens auferlegen d.h. dem Antragsteller werden dann die Kosten erstattet.

Ferner kommen auch Schadenersatzansprüche wegen sittenwidriger Schädigung nach § 826 BGB gegen den Abmahner in Betracht.

All dies scheint aber in Zeiten von Corona die Inhaberin eines Biergartens nicht gestört zu haben, die die Wortmarke „Bierpass“ beim Deutschen Marken- und Patentamt zum Aktenzeichen 3020100247495 seit 15.06.2010 für sich hat eintragen und so für „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ schützen lassen. Der Begriff Bierpass ist Besuchern von Bierfestivals und Festen aber bekannt als Begriff für Verzehrkarten, also Gutscheine für Getränke, insbesondere eben Bier. Google spuckt bei Eingabe des Begriffs Bierpass entsprechend tausende von Ergebnissen der Veranstalter von solchen Festen und anderen Werbetreibenden zu diesem Kontext aus. Dennoch hat die Inhaberin der Marke „Bierpass“ einen meiner Mandanten und offenbar auch weitere Werbetreibende in diesem Bereich markenrechtlich abgemahnt, d.h. eine Markenverletzung wegen der Verwendung des Wortes „Bierpass“ auf eben solchen Papierwaren für entsprechende Verzehrkarten in Anspruch genommen. Betroffene haben daraufhin auch bereits am 29.06.2020 Löschungsantrag wegen Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse beim DPMA gestellt. Es bleibt zu hoffen, daß das Markenamt dem Antrag nachkommt und der Inhaberin die Kosten auferlegt, damit solche unseriösen Vorgehensweisen nicht Schule machen.

Leider ist die Abmahnung mit „Bierpass“ kein Einzelfall für solches mißbräuchliches Vorgehen aus zu Unrecht registrierten Marken mit Gattungsbezeichnungen. Im Juni 2020 soll es angeblich (so derzeit ein kursierendes Gerücht) auch Abmahnungen des Inhabers der Wortmarke „Webinar“ gegeben haben, die seit 2003 registriert ist zum Aktenzeichen 303160438 für „Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet; Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen“. Ob der Inhaber Herr Mark Keller aus Kuala Lumpur, MY, tatsächlich gegen Webinaranbieter rechtlich vorgegangen ist und Abmahnungen versendet hat bzw. über seine anwaltlichen Vertreter hat verschicken lassen, ist noch nicht bestätigt, aber jedenfalls soweit Online-Kursanbieter das Wort „Webinar“ rein beschreibend verwenden, ist ohnehin nicht von einer markenmäßigen Nutzung und damit Markenverletzung auszugehen, weil der Begriff Webinar inzwischen rein beschreibend für Online-Seminare per Video und damit auch „Veranstaltung und Durchführung von Seminaren“ im Internet sein dürfte. Gerade in Zeiten der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen haben Webinare als Instrumente der Fortbildung stark zugenommen. Ein Antrag auf teilweise Löschung beim DPMA scheint damit also für Betroffene Abgemahnte das Mittel der Wahl zu sein.


Das Löschungs- und Nichtigkeitsverfahren im Fall des Bestehens von absoluten Schutzhindernissen ist jedoch nach § 50 Abs. 2 MarkenG erschwert, wenn eine Löschung erst nach Ablauf von 10 Jahren beantragt wird, also mit der Begründung dass der Begriff für die eingetragenen Dienstleistungen oder Waren rein beschreibend ist und das auch schon bei der Eintragung so war. Aber die Löschung kommt immer noch in Betracht kommt, wenn die Registrierung bösgläubig erfolgt oder wegen Verfall. Der liegt vor, wenn die Marke vom Markeninhaber in den letzten 5 Jahren nicht markenmäßig benutzt wird oder wenn wegen Untätigkeit des Markeninhabers der  Begriff zu einer Gattungsbezeichnung wurde. Beides dürfte jedoch für den Beispielfall, dass die Bierpass-Abmahnerin auch andere Biergärten oder Veranstalter von Festen wegen der Verwendung von Bierpässen als Verzehrkarten und der Werbung hiermit abmahnen sollte, vermutlich mit Aussicht auf Erfolg gut begründbar sein. Die Ausgabe von Verzehrkarten mit der Aufschrift „Bierpass“ ist hier meiner Meinung nach wegen der inzwischen rein beschreibenden Angabe keine markenmäßigige Benutzung. Im Fall Webinar liegen mir keine gesicherten Informationen vor – hier handelt es sich möglicherweise nur um ein Gerücht, dass der Markeninhaber solche Abmahnungen gegen Webinaranbieter hat versenden lassen. Falls ja, sollten die Abgemahnten keine Angst haben und keine selbst formulierten Unterlassungserklärungen abgeben, sondern sich zur Wehr setzen.

BGH zur Reichweite eines Unterlassungstitels wegen Markenverletzung

Bevor eine Unterlassungserklärung unterzeichnet wird oder wenn im Wege der einstweiligen Verfügung oder durch ein gerichtliches Unterlassungsurteil vorliegt, ist es wichtig für den Abgemahnten bzw. zur Unterlassung verurteilten, was er tun muß, um die Unterlassungserklärung oder den Unterlassungstitel einzuhalten und eine Vertragsstrafe zu vermeiden.

Der BGH hat mit Urteil vom Oktober 2017 hatte über die Reichweite des Unterlassungstitels zu entscheiden, den ein Händler betraf, der den Vertrieb von Piraterieprodukten mit nicht lizensierten Aufdrucken einer fremden Marke betraf. Der BGH hat mit Urteil Az.I ZB 96/16 bestätigt, daß der Händler auch zum Rückruf der bereits unerlaubt in den Handel gekommenen Produkte verpflichtet war. Der Unterlassungstitel umfasst damit nicht nur die Pflicht, den weiteren Vertrieb zu stoppen, sondern auch aktiv zu werden und die Piraterieprodukte bei den Kunden zurückzufordern.

Benötigen Sie Beratung zu einer Abmahnung wegen Markenverletzung? Kontaktieren Sie mich, ich berate Sie gerne, damit Sie teure Fehler zu vermeiden.

Veranstaltungshinweis zur Gründerwoche

Logo Gründerwoche Deutschland 2016

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Gründerwoche Deutschland 2016:
Aufgeweckt Unternehmerinnen Netzwerk und IT-Anwältin Stefanie Hagendorff ist als Veranstaltungspartner mit dabei.

Die Gründerwoche Deutschland findet auch am 14.11.2016 in der Wasserburg in Rosbach vor der Höhe statt:
Als offizieller Partner der Gründerwoche lädt IT-Anwältin Hagendorff und das Aufgeweckt Unternehmerinnen Netzwerk Wetterau e.V. Gründungsinteressierte und junge Unternehmer/-Innen zur Veranstaltung Expertentag für GründerInnen ein. Interessierte erwartet ein buntes Programm mit Kurzreferaten Rund um das Thema
„Aller Anfang ist schwer, Aufgeweckt erleichtert die Gründung“.
Die Veranstaltung ist kostenlos und findet am 14.11.2016 von 10:30 bis 16.00 in der Wasserburg in Rosbach vor der Höhe statt. „Deutschland braucht Gründerinnen und Gründer: mehr Unternehmertum, mehr Gründergeist und eine größere gesellschaftliche Anerkennung für Gründerinnen und Gründer. Mit unserer Veranstaltung wollen wir den Unternehmergeist bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, insbesondere auch den Ladies, wecken und das Gründungsklima in Deutschland weiter stärken“, erklärt Stefanie Hagendorff, Einzelanwältin bei der IT-Kanzlei Hagendorff.

Die Gründerwoche Deutschland ist eine bundesweite Aktion, um Unternehmertum und Gründergeist zu stärken. Sie ist zudem Teil der internationalen Global Entrepreneurship Week, die vom 14. bis 20. November 2016 zeitgleich in 160 Ländern stattfindet. Die Gründerwoche richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Studierende, junge Erwachsene sowie andere Gründungsinteressierte – und in diesem Jahr speziell an Gründerinnen. In zumeist kostenlosen Workshops, Wettbewerben, Diskussionsrunden oder Planspielen können sich die Teilnehmenden über die Chancen und Möglichkeiten einer Gründung informieren, eigene Geschäftsideen entwickeln und weiterverfolgen und ihr Netzwerk erweitern. 2015 organisierten rund 900 Partner bundesweit über 2.400 Veranstaltungen. Etwa 70.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekamen so einen ersten Eindruck, was es heißt, sich selbständig zu machen und das eigene Unternehmen/Geschäft aufzubauen.

„Wir brauchen junge ältere Menschen, die gute Geschäftsideen haben und sie auch umsetzen. Denn neu gegründete Unternehmen bringen Innovationen auf den Markt, fördern den Wettbewerb und schaffen Arbeitsplätze. Als Partner der Gründerwoche Deutschland 2016 wollen wir mit unserer Veranstaltung junge Menschen zum Schritt in die Selbständigkeit ermutigen“, erklärt Rechtsanwältin Hagendorff.

Machen Sie mit! Eine Übersicht über die Kurzreferate der Veranstaltung finden sich unter www.gruenderwoche.de/veranstaltung und http://www.netzwerk-wetterau.de/gruenderwoche-2016-experten-spenden-zeit/

Die Gründerwoche Deutschland ist eine Aktion des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldungen sind nicht erforderlich, aber über Feed Back freuen wir uns.

Kontakt über das Aufgeweckt Unternehmerinnen Netzwerk Wetterau  http://www.netzwerk-wetterau.de/kontakt/

oder

Rechtsanwältin Stefanie Hagendorff
+49 6172 688014 +++++ info@kanzlei-hagendorff.dehagendorff_logo_170516_rz

#Domainrecht: LG Köln – Domainhändler muss bag.de für das Bundesarbeitsgericht freimachen

Wie das Landgericht Köln mit Urteil vom 26.08.2014 – Az. 33 O 56/14 nach einem Bericht der Kanzlei CMS Hasche Sigle entschieden hat, verletzt der Domainhändler, der die Domain bag.de zum Verkauf angeboten hatte, das Namensrecht des Bundesarbeitsgerichts, das seit 1955 die Abkürzung BAG für sich namensmäßig benutzt und wurde verurteilt, die Registrierung zu löschen. Der Domainhändler wurde vom Bundesarbeitsgericht abgemahnt und der Domainhändler berief sich zur Abwehr der Abmahnung zu Unrecht auf die generische Bedeutung von „bag“ in der englischen Sprache für Tüte oder Tasche.

Die Bedeutung von bag für Tasche hat noch nicht Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden, daher werde bag.de im deutschen Sprachraum und damit in Deutschland kennzeichnend, also namensmäßig verstanden und nicht generisch.

Praxishinweis: Wer eine Domain registriert und später zum Verkauf anbietet, sollte besser eigene Namens- oder Kennzeichenrecht bzw. Markenrechte an der Domain haben. Dabei ist es unschädlich, wenn es mehrere Inhaber von Namens- oder Kennzeichenrechten gibt. Bei Verwendung von deutschen generischen Begriffen oder Abkürzungen besteht in der Regel kein Kennzeichenrecht Dritter. Bei englischen oder sonstigen fremdsprachlichen Begriffen gilt: Nur englische oder sonstige fremdsprachliche generische Begriffe, die (z.B. als Anglizismus) Eingang in die deutsche Sprache gefunden haben, wären demnach freihaltebedürftige Begriffe, mit denen Domainhändler Domains handeln dürfen.

BGH: Bekannter Markenname als Keyword für Google Adwords Anzeige eines Wettbewerbers ist Markenverletzung

Markennamen als Key Words für Google Adwords Anzeigen sind ein häufiges Streitthema, das nun auch wieder den BGH beschäftigt hat. Das höchste deutsche Zivilgericht hat dazu entschieden, dass das Verwenden bekannter Marken als Keyword für Google Adwords Anzeigen eine Markenverletzung sein kann und insofern seine Rechtssprechung weiterentwickelt.

Für die Praxis der Google Adwords Werbung von Unternehmen kann daher nur angeraten werden, sehr bekannte Marken von Wettbewerbern lieber nicht als Keywords in der Google Adwords Werbung zu schalten.

Wenn die Klägermarke „Beate Uhse“ wie vorgetragen die bekannteste Marke ist (wahrscheinlich ja), dann kommt ausnahmsweise es in Betracht, dass ein Wettbewerber allein durch die Verwendung dieser Marke als Key Word bereits die Marke „Beate Uhse“ verletzt. Dies hat der BGH unter Hinweis auf die Bedeutung bekannter Marken und das EU-Recht (hier

GMV Art. 9 Abs. 1 Buchst. c ) entschieden, aber zur Feststellung der Tatfrage, ob hier tatsächlich Beate Uhse für den konkreten Geltungsbereich des Wettbewerbsverhältnis bekannteste Marke Deutschlands ist, den Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückverwiesen, damit die Tatsacheninstanz hierzu zunächst noch verhandelt.

Die amtlichen Leitsätze des BGH zu dieser Entscheidung vom 20.02.2013 (Urteil vom 20.02.2013 – I ZR 172/11)  lauten:

a)    Die Auswahl einer bekannten Marke als Schlüsselwort einer Adwords- Anzeige durch einen Mitbewerber des Markeninhabers kann eine Markenverletzung gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV sein.

b)     Eine Verletzung der bekannten Marke im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV kann insbesondere dann vorliegen, wenn der Werbende Nachahmungen von Waren des Inhabers dieser Marke anbietet oder die mit der bekannten Marke versehenen Waren in einem negativen Licht darstellt. Wird dagegen eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Inhabers der bekannten Marke vorgeschlagen, ohne Funktionen der Marke zu beeinträchtigen, ist davon auszugehen, dass eine solche Benutzung grundsätzlich nicht „ohne rechtfertigenden Grund“ im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV erfolgt (im Anschluss an EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 90 f. Interflora).

Die Vorinstanz – OLG Frankfurt am Main –  hatte noch auf Grundlage der bisherigen Rechtssprechung eine Markenverletzung verneint, weil allein durch die Verwendung der Marke als Keyword noch keine Verletzung der Werbe- und der Herkunftsfunktion der Marke vorliege, wenn die Anzeige wie hier erkennbar von einem anderen Erotikshop komme. Nun hat aber der BGH das angegriffene Urteil aufgehoben und meinte nun, es kommt darauf an, dass geklärt wird, ob Beate Uhse tatsächlich sehr bekannt ist und hat dazu zur Entscheidung den Rechtsstreit wieder an das OLG Frankfurt zurückverwiesen.

Für die Praxis der Google Adwords Werbung von Unternehmen kann daher nur angeraten werden, sehr bekannte Marken lieber nicht als Keywords in der Google Adwords Werbung zu schalten.