Die Registrierung einer Marke mit Gattungsbezeichnung, d.h. mit Begriffen, die für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen nur beschreibend sind, kommt immer wieder vor, obwohl das eigentlich nach dem Markengesetz nicht vorgesehen ist und das Amt bei der Anmeldung das Bestehen absoluter Schutzhindernisse dieser Art prüfen soll. Mitunter wird aus der Marke aber auch erst nach der Eintragung mit der Zeit durch Änderungen im Sprachgebrauch eine Gattungsbezeichnung. Spätestens aber wenn der Markeninhaber die Marke gar nicht markenmäßig, sondern ebenso wie viele andere nur rein beschreibend benutzt und sich der Begriff zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt, ist klar, daß die Schutzrechtsverlängerung und Abmahnung bösgläubig erfolgt z.B. um über die eingesammelten “Vergleichsgebühren” und Schadenersatzbeträge nicht anwaltlich beratener Opfer seines Vorgehens Einnahmen zu erzielen oder gezielt Wettbewerber zu behindern. Das kann für den Markeninhaber und Abmahner am Ende aber teuer werden oder anders ausgedrückt “nach hinten losgehen”.
Ärgerlich ist es zwar zunächst für die Abgemahnten, die sich – ggfs. mit anwaltlichem Rat – zur Wehr setzen müssen, um sich erfolgreich zur Wehr zu setzen und nicht vom Regen in die Traufe zu kommen. Aber als Abgemahnter hat man die Möglichkeit, einen Löschungsantrag beim Markenamt zu stellen, der zu begründen ist. Wenn andere das bereits gemacht haben, wird das auch nach ca. 1 Monat im Markenregister veröffentlicht. Für den Antrag verlangt das DPMA zwar Gebühren (400 Euro bei Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse und 100 Euro bei Verfall nach § 49 MarkenG), aber in begründeten Fällen wird das Markenamt nach § 63 Abs. 1 MarkenG in Fällen der bösgläubigen Markenanmeldung bzw. gezielter Behinderung des Wettbewerbs mit mißbräuchlich zu Unrecht eingetragener Marken dem Markeninhaber die Kosten des Verfahrens auferlegen d.h. dem Antragsteller werden dann die Kosten erstattet.
Ferner kommen auch Schadenersatzansprüche wegen sittenwidriger Schädigung nach § 826 BGB gegen den Abmahner in Betracht.
All dies scheint aber in Zeiten von Corona die Inhaberin eines Biergartens nicht gestört zu haben, die die Wortmarke „Bierpass“ beim Deutschen Marken- und Patentamt zum Aktenzeichen 3020100247495 seit 15.06.2010 für sich hat eintragen und so für „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ schützen lassen. Der Begriff Bierpass ist Besuchern von Bierfestivals und Festen aber bekannt als Begriff für Verzehrkarten, also Gutscheine für Getränke, insbesondere eben Bier. Google spuckt bei Eingabe des Begriffs Bierpass entsprechend tausende von Ergebnissen der Veranstalter von solchen Festen und anderen Werbetreibenden zu diesem Kontext aus. Dennoch hat die Inhaberin der Marke “Bierpass” einen meiner Mandanten und offenbar auch weitere Werbetreibende in diesem Bereich markenrechtlich abgemahnt, d.h. eine Markenverletzung wegen der Verwendung des Wortes „Bierpass“ auf eben solchen Papierwaren für entsprechende Verzehrkarten in Anspruch genommen. Betroffene haben daraufhin auch bereits am 29.06.2020 Löschungsantrag wegen Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse beim DPMA gestellt. Es bleibt zu hoffen, daß das Markenamt dem Antrag nachkommt und der Inhaberin die Kosten auferlegt, damit solche unseriösen Vorgehensweisen nicht Schule machen.
Leider ist die Abmahnung mit „Bierpass“ kein Einzelfall für solches mißbräuchliches Vorgehen aus zu Unrecht registrierten Marken mit Gattungsbezeichnungen. Im Juni 2020 soll es angeblich (so derzeit ein kursierendes Gerücht) auch Abmahnungen des Inhabers der Wortmarke „Webinar“ gegeben haben, die seit 2003 registriert ist zum Aktenzeichen 303160438 für „Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet; Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen“. Ob der Inhaber Herr Mark Keller aus Kuala Lumpur, MY, tatsächlich gegen Webinaranbieter rechtlich vorgegangen ist und Abmahnungen versendet hat bzw. über seine anwaltlichen Vertreter hat verschicken lassen, ist noch nicht bestätigt, aber jedenfalls soweit Online-Kursanbieter das Wort „Webinar“ rein beschreibend verwenden, ist ohnehin nicht von einer markenmäßigen Nutzung und damit Markenverletzung auszugehen, weil der Begriff Webinar inzwischen rein beschreibend für Online-Seminare per Video und damit auch „Veranstaltung und Durchführung von Seminaren“ im Internet sein dürfte. Gerade in Zeiten der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen haben Webinare als Instrumente der Fortbildung stark zugenommen. Ein Antrag auf teilweise Löschung beim DPMA scheint damit also für Betroffene Abgemahnte das Mittel der Wahl zu sein.
Das Löschungs- und Nichtigkeitsverfahren im Fall des Bestehens von absoluten Schutzhindernissen ist jedoch nach § 50 Abs. 2 MarkenG erschwert, wenn eine Löschung erst nach Ablauf von 10 Jahren beantragt wird, also mit der Begründung dass der Begriff für die eingetragenen Dienstleistungen oder Waren rein beschreibend ist und das auch schon bei der Eintragung so war. Aber die Löschung kommt immer noch in Betracht kommt, wenn die Registrierung bösgläubig erfolgt oder wegen Verfall. Der liegt vor, wenn die Marke vom Markeninhaber in den letzten 5 Jahren nicht markenmäßig benutzt wird oder wenn wegen Untätigkeit des Markeninhabers der Begriff zu einer Gattungsbezeichnung wurde. Beides dürfte jedoch für den Beispielfall, dass die Bierpass-Abmahnerin auch andere Biergärten oder Veranstalter von Festen wegen der Verwendung von Bierpässen als Verzehrkarten und der Werbung hiermit abmahnen sollte, vermutlich mit Aussicht auf Erfolg gut begründbar sein. Die Ausgabe von Verzehrkarten mit der Aufschrift “Bierpass” ist hier meiner Meinung nach wegen der inzwischen rein beschreibenden Angabe keine markenmäßigige Benutzung. Im Fall Webinar liegen mir keine gesicherten Informationen vor – hier handelt es sich möglicherweise nur um ein Gerücht, dass der Markeninhaber solche Abmahnungen gegen Webinaranbieter hat versenden lassen. Falls ja, sollten die Abgemahnten keine Angst haben und keine selbst formulierten Unterlassungserklärungen abgeben, sondern sich zur Wehr setzen.